Décret n° 2019-1316 du 9 décembre 2019 relatif aux marques de produits ou de services - Article 8

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Article 8
ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/12/9/ECOI1921599D/jo/article_8
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/12/9/2019-1316/jo/article_8


Le chapitre VI du titre Ier du livre VII est ainsi modifié :
1° Il est inséré, avant l'article R. 716-1, une section 1 comprenant les articles R. 716-1 à R. 716-14 ainsi rédigés :


« Section 1
« Contentieux de la nullité et de la déchéance de la marque


« Sous-section 1
« Demande en nullité ou en déchéance de la marque


« Art. R. 716-1.-La demande en nullité ou en déchéance mentionnée à l'article L. 716-1 est présentée par écrit selon les conditions et modalités fixées par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.
« Elle comprend :
« 1° L'identité du demandeur ;
« 2° Le cas échéant, les indications propres à établir l'existence, la nature, l'origine et la portée des droits antérieurs invoqués ;
« 3° Les références de la marque contestée, ainsi que l'indication des produits ou services visés par la demande en nullité ou en déchéance ;
« 4° L'exposé des moyens sur lesquels repose la demande en nullité ou en déchéance, à l'exception de la demande fondée sur l'article L. 714-5 ;
« 5° La justification du paiement de la redevance prescrite ;
« 6° Le cas échéant, sauf lorsqu'il a la qualité de conseil en propriété industrielle ou d'avocat, le pouvoir du mandataire, ce pouvoir pouvant être adressé à l'Institut dans le délai d'un mois.
« Après qu'elle a été formée, la demande en nullité ou en déchéance ne peut être étendue à d'autres motifs ou d'autres produits ou services que ceux invoqués ou visés dans la demande initiale.


« Art. R. 716-2.-La demande en nullité ou en déchéance formée dans les conditions prévues à l'article L. 716-2, au deuxième alinéa de l'article L. 716-2-1 et l'article L. 716-3 peut être présentée par une personne physique ou morale agissant personnellement ou par l'intermédiaire d'un mandataire remplissant les conditions prévues à l'article R. 712-2. Ces modalités s'appliquent aux observations présentées en réponse à cette demande.
« En cas de demande conjointe formée par une pluralité de demandeurs, un mandataire commun satisfaisant aux mêmes conditions doit être constitué.


« Sous-section 2
« Procédure administrative en nullité ou en déchéance de la marque


« Art. R. 716-3.-L'Institut national de la propriété industrielle fait observer et observe lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut fonder sa décision sur des moyens, explications et documents invoqués ou produits par les parties sans que celles-ci aient été mises à même d'en débattre contradictoirement. Toute observation ou pièce dont il est saisi par l'une des parties est notifiée sans délai à l'autre.
« Les parties sont tenues de formuler expressément leurs demandes et les moyens de fait et de droit fondant chacune de leurs prétentions. Tous les échanges entre les parties et l'Institut s'effectuent selon les modalités prévues par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.


« Art. R. 716-4.-Un agent de l'Institut national de la propriété industrielle ayant instruit la demande d'enregistrement d'une marque ou une opposition formée à l'encontre d'une demande d'enregistrement de marque ne peut pas instruire la demande en annulation ou en déchéance de cette même marque.


« Art. R. 716-5.-Est déclarée irrecevable toute demande en nullité ou en déchéance formée en violation de l'article L. 716-5 ou présentée par une personne qui n'a pas qualité ou qui ne satisfait pas aux conditions énoncées aux articles R. 716-1 et R. 716-2. Toutefois, cette irrecevabilité ne peut être opposée par l'Institut national de la propriété industrielle qu'après que le demandeur a été invité à compléter les mentions et pièces manquantes ou présenter des observations.
« Sont déclarées irrecevables les observations ou pièces produites postérieurement à la présentation de la demande par une personne qui n'a pas qualité ou qui ne satisfait pas aux conditions énoncées à l'article R. 716-2 ou aux modalités mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 716-3.


« Art. R. 716-6.-Sous réserve de l'irrecevabilité relevée d'office par l'Institut et des cas de suspension ou de clôture de la procédure prévus respectivement aux articles R. 716-9 et R. 716-11, la demande en nullité ou en déchéance est instruite selon la procédure suivante :
« 1° La demande est notifiée au titulaire de la marque contestée. Un délai de deux mois, est imparti à celui-ci pour présenter des observations écrites en réponse et, le cas échéant, produire toutes pièces qu'il estime utiles.
« Pour les demandes en déchéances fondées sur l'article L. 714-5, les pièces produites par le titulaire de la marque doivent établir que la marque contestée a fait l'objet d'un usage sérieux au cours des cinq années précédant la demande en déchéance ;
« 2° En cas de réponse, un délai d'un mois est imparti au demandeur pour présenter des observations écrites en réplique et produire toutes pièces qu'il estime utiles ;
« 3° En cas de réplique du demandeur, un nouveau délai d'un mois est imparti au titulaire de la marque contestée pour présenter de nouvelles observations ou produire de nouvelles pièces. Dans le cadre d'une demande en déchéance, fondée sur l'article L. 714-5, le titulaire de la marque contestée dispose de ce délai même en l'absence d'observations en réplique du demandeur ;
« 4° En cas de réponse, le demandeur dispose d'un nouveau délai d'un mois pour présenter ses dernières observations écrites ou produire de nouvelles pièces ;
« 5° En cas de réplique par le demandeur, le titulaire de la marque contestée dispose d'un dernier délai d'un mois pour présenter ses dernières observations écrites ou produire de nouvelles pièces, sans pouvoir invoquer de nouveaux moyens ou produire de nouvelles preuves d'usage.
« Dans le cadre de la présentation de ses observations écrites, chaque partie peut demander à présenter des observations orales. Le directeur général de l'Institut peut également inviter sans demande préalable les parties à présenter des observations orales s'il l'estime nécessaire pour les besoins de l'instruction. Les parties sont alors réunies à l'issue de la phase écrite de l'instruction afin de présenter leurs observations orales, selon des modalités fixées par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.


« Art. R. 716-7.-Le directeur général de l'Institut statue sur la demande en nullité ou en déchéance au vu de l'ensemble des observations écrites et orales présentées, le cas échéant, par les parties.
« A tout moment de la procédure, par requête expresse :
« 1° Le demandeur en nullité peut renoncer à un ou plusieurs des motifs invoqués ou circonscrire la portée de sa demande à certains des produits ou services invoqués ou visés ;
« 2° Le demandeur en déchéance peut circonscrire la portée de sa demande à certains produits ou services visés.


« Art. R. 716-8.-Le délai mentionné au dernier alinéa de l'article L. 716-1 est de trois mois.
« La date de fin de la phase d'instruction mentionnée au même article est notifiée sans délai aux parties par le directeur général de l'Institut. Cette date intervient dès lors qu'une partie n'a pas présenté d'observations à l'expiration des délais mentionnés à l'article R. 716-6 et, au plus tard, le jour de la présentation des observations orales. Le directeur général de l'Institut notifie sans délai cette date aux parties.


« Art. R. 716-9.-La phase d'instruction et le délai mentionné au premier alinéa de l'article R. 716-8 peuvent être suspendus :
« 1° Lorsque la demande en nullité est fondée en tout ou partie sur une demande d'enregistrement de marque ou d'indication géographique ou sur une indication géographique dont le cahier des charges fait l'objet d'une modification ayant une incidence sur le fondement de la demande en nullité ;
« 2° En cas de demande en nullité, en déchéance, en revendication de propriété ou de cession au titre de l'article L. 712-6-1 de la marque ou de l'une des marques sur laquelle est fondée, en tout ou partie, la demande en nullité ;
« 3° En cas d'action à l'encontre de la dénomination ou raison sociale, du nom de domaine, du nom commercial ou de l'enseigne, sur lequel est fondée, en tout ou partie, la demande en nullité ;
« 4° Sur demande conjointe des parties, pendant une durée de quatre mois renouvelable deux fois ;
« 5° A l'initiative de l'Institut, notamment dans l'attente d'informations et d'éléments susceptibles d'avoir une incidence sur l'issue du litige ou la situation des parties.


« Art. R. 716-10.-Lorsque la procédure administrative en nullité est suspendue en application des dispositions du 1° de l'article R. 716-9, elle reprend à la requête de l'une des parties ou, le cas échéant, à l'initiative de l'Institut dès lors que l'enregistrement de la marque, de l'indication géographique ou l'homologation ou la modification du cahier des charges de l'indication géographique a été constaté.
« Lorsque la procédure en nullité est suspendue en application des dispositions des 2° et 3° de l'article R. 716-9, elle reprend à la demande de l'une des parties transmettant à l'Institut la décision qui n'est plus susceptible de recours.
« La reprise de la procédure est notifiée sans délai aux parties par l'Institut, avec indication d'une date de reprise.
« Lorsque la procédure en nullité est fondée sur plusieurs droits antérieurs et que l'un d'entre eux relève du cas mentionné aux 6° de l'article R. 716-11, la procédure reprend sur le fondement des seuls droits restants.


« Art. R. 716-11.-La procédure en nullité ou en déchéance est clôturée :
« 1° Lorsque le demandeur a retiré sa demande ;
« 2° Lorsque le demandeur a perdu sa qualité pour agir ;
« 3° Lorsque la demande est sans objet par suite d'un accord entre les parties ;
« 4° Lorsque les effets de la marque contre laquelle la demande a été formée ont cessé, sauf si le demandeur justifie d'un intérêt légitime à obtenir une décision sur le fond ;
« 5° Lorsque les effets de tous les droits antérieurs invoqués ont cessé ;
« 6° Lorsque, après suspension de la procédure en nullité dans les cas prévus aux 2° et 3° de l'article R. 716-9, le demandeur n'a pas répondu, dans le délai imparti par l'Institut, à la demande de ce dernier l'invitant à lui faire connaître l'issue des procédures engagées. Toutefois lorsque l'opposition est fondée sur plusieurs droits antérieurs, la clôture ne porte que sur les droits antérieurs réputés non fondés en application de la disposition qui précède, le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle statuant sur les droits antérieurs restants.
« La décision de clôture de la procédure est notifiée sans délai aux parties.


« Art. R. 716-12.-La notification mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 411-5 indique le délai de recours, les modalités selon lesquelles celui-ci peut être exercé ainsi que les noms, et adresses des parties à la procédure devant l'Institut national de la propriété industrielle.
Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur de celui-ci lorsque la lettre de notification ne comporte pas les indications prévues au premier alinéa.


« Sous-section 3
« Articulation entre les procédures judiciaires et administratives


« Art. R. 716-13.-La demande en nullité ou déchéance d'une marque est irrecevable lorsqu'une décision relative à une demande ayant le même objet et la même cause a été rendue entre les mêmes parties ayant la même qualité par l'Institut national de la propriété industrielle ou par une juridiction et que cette décision n'est plus susceptible de recours.
« Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 411-19, la demande en nullité ou déchéance d'une marque présentée devant une juridiction en méconnaissance du I de l'article L. 716-5 est irrecevable. La juridiction relève d'office cette fin de non-recevoir.


« Art. R. 716-14.-Lorsqu'une juridiction est saisie d'une demande reconventionnelle en nullité ou en déchéance d'une marque, postérieurement à une demande formée entre les mêmes parties et pour les mêmes faits devant l'Institut national de la propriété industrielle, la juridiction peut surseoir à statuer jusqu'au jour où la décision sur la nullité ou la déchéance n'est plus susceptible de recours.
« Pendant la durée de la suspension de l'instance, toute mesure provisoire et conservatoire peut être ordonnée. » ;


2° Dans la section 1, qui devient la section 2, l'article R. 716-1 devient l'article R. 716-15, et au premier alinéa de ce nouvel article R. 716-15, la référence : « L. 716-6 » est remplacée par la référence : « L. 716-4-6 » ;
3° Dans la section 2, qui devient la section 3, les articles R. 716-2 à R. 716-5 deviennent respectivement les articles R. 716-16 à R. 716-19, et au premier alinéa du nouvel article R. 716-17 et au nouvel article R. 716-19, la référence : « L. 716-7 » est remplacée par la référence : « L. 716-4-7 » ;
4° La section 3 devient la section 4 et l'article R. 716-6 devient l'article R. 716-20 ;
5° A la section 4, qui devient la section 5 :
a) L'intitulé de cette section est remplacé par l'intitulé suivant : « Section 5 : Dispositions diverses » ;
b) A l'article D. 716-12, qui devient l'article R. 716-21, la référence : « L. 716-3 » est remplacée par la référence : « L. 716-5 » ;
c) Après le nouvel article R. 716-21, il est inséré un article R. 716-22 ainsi rédigé :


« Art. R. 716-22.-La juridiction saisie d'une demande en nullité formée par le titulaire d'une demande d'enregistrement d'une marque sursoit à statuer jusqu'à la publication de l'enregistrement. »