Ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 relative aux marques de produits ou de services - Article 8

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Article 8
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Le chapitre VI du titre Ier du livre VII du même code est ainsi modifié :
1° Il est inséré, avant l'article L. 716-1, une section 1 intitulée : « Section 1 : Contentieux de la nullité et de la déchéance de la marque », comprenant les articles L. 716-1 à L. 716-3-1 ;
2° Après la section 1, il est créé une sous-section 1, intitulée : « Sous-section 1 : Dispositions communes à la procédure administrative en nullité et en déchéance », comprenant les articles L. 716-1 et L. 716-1-1 ;
3° L'article L. 716-1 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. L. 716-1.-Les demandes en nullité ou en déchéance de marque formées devant l'Institut national de la propriété industrielle sont présentées dans les formes et conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
« Le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle statue sur la demande en nullité ou en déchéance au terme d'une procédure contradictoire comprenant une phase d'instruction, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
« La décision du directeur général de l'Institut a les effets d'un jugement au sens du 6° de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution.
« La demande en nullité ou en déchéance est réputée rejetée si le directeur général de l'Institut n'a pas statué dans le délai, fixé par décret en Conseil d'Etat, qui court à compter de la date de fin de cette phase d'instruction. » ;


4° Après l'article L. 716-1, il est inséré un article L. 716-1-1 ainsi rédigé :


« Art. L. 716-1-1.-Sur demande de la partie gagnante, le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle met à la charge de la partie perdante tout ou partie des frais exposés par l'autre partie dans la limite d'un barème fixé par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle. » ;


5° Après le nouvel article L. 716-1-1, il est créé une sous-section 2, intitulée : « Sous-section 2 : Nullité de la marque », comprenant les articles L. 716-2 à L. 716-2-8 ;
6° L'article L. 716-2 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. L. 716-2.-I.-Sont introduites devant l'Institut national de la propriété industrielle, par toute personne physique ou morale, les demandes en nullité de marques fondées sur les articles L. 711-2, L. 715-4 et L. 715-9. Devant les tribunaux de grande instance déterminés par voie réglementaire, elles sont introduites par toute personne intéressée.
« II.-Sont introduites devant l'Institut national de la propriété industrielle et devant les tribunaux de grande instance déterminés par voie réglementaire les demandes en nullité de marques sur le fondement de l'article L. 711-3, par les seuls titulaires de droits antérieurs, notamment :
« 1° Le titulaire d'une marque antérieure mentionnée aux 1° et 2° du I de l'article L. 711-3 ;
« 2° Le bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation d'une marque antérieure enregistrée mentionnée aux 1° et 2° du I de l'article L. 711-3, sauf stipulation contraire du contrat ;
« 3° Toute personne morale agissant sur le fondement de sa dénomination ou de sa raison sociale mentionnée au 3° du I de l'article L. 711-3 ;
« 4° Le titulaire d'un nom de domaine mentionné au 4° du I de l'article L. 711-3 ;
« 5° Toute personne agissant au titre du 4° du I de l'article L. 711-3 sur le fondement du nom commercial sous lequel elle exerce son activité ou de l'enseigne désignant le lieu où s'exerce cette activité ;
« 6° Toute personne qui, agissant au titre du 5° du I de l'article L. 711-3, est autorisée à exercer les droits découlant d'une indication géographique mentionnée à l'article L. 722-1 et notamment d'en assurer la gestion ou la défense ;
« 7° Une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale agissant sur le fondement du droit mentionné au 9° du I de l'article L. 711-3, ou sur le fondement d'une atteinte à une indication géographique mentionnée à l'article L. 722-1 dès lors que cette indication comporte leur dénomination ;
« 8° Toute personne morale de droit public agissant au titre du 10° du I de l'article L. 711-3 sur le fondement du nom sous lequel cette personne, ou ses services, exerce son activité ;
« 9° Le titulaire d'une marque protégée dans un Etat partie à la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle agissant sur le fondement du III de l'article L. 711-3. » ;


7° Après l'article L. 716-2 sont insérés les articles L. 716-2-1 à L. 716-2-8 ainsi rédigés :


« Art. L. 716-2-1.-La demande en nullité peut porter sur une partie ou sur la totalité des produits ou des services pour lesquels la marque contestée est enregistrée.
« Une demande en nullité peut être fondée sur un ou plusieurs motifs. Sous réserve de leur appartenance au même titulaire, une telle demande peut être fondée sur plusieurs droits antérieurs.


« Art. L. 716-2-2.-La décision d'annulation a un effet absolu.
« Lorsque les motifs de nullité n'affectent qu'en partie l'enregistrement d'une marque, il n'est procédé qu'à son annulation partielle.


« Art. L. 716-2-3.-Est irrecevable :
« 1° La demande en nullité formée par le titulaire d'une marque antérieure enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de la demande en nullité qui, sur requête du titulaire de la marque postérieure, ne rapporte pas la preuve :
« a) Que la marque antérieure a fait l'objet, pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et qui sont invoqués à l'appui de la demande, d'un usage sérieux au cours des cinq années précédant la date à laquelle la demande en nullité a été formée, dans les conditions prévues à l'article L. 714-5 ou, s'il s'agit d'une marque de l'Union européenne, à l'article 18 du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 ;
« b) Ou qu'il existait de justes motifs pour son non-usage ;
« 2° La demande en nullité formée par le titulaire d'une marque antérieure enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt ou à la date de priorité de la marque postérieure qui, sur requête du titulaire de la marque postérieure, ne rapporte pas la preuve :
« a) Que la marque antérieure a fait l'objet, pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et qui sont invoqués à l'appui de la demande, d'un usage sérieux au cours des cinq années précédant la date de dépôt ou la date de priorité de la marque postérieure, dans les conditions prévues à l'article L. 714-5 ou, s'il s'agit d'une marque de l'Union européenne, à l'article 18 du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 ;
« b) Ou qu'il existait de justes motifs pour son non-usage.
« Aux fins de l'examen de la demande en nullité, la marque antérieure n'est réputée enregistrée que pour les produits ou services pour lesquels un usage sérieux a été prouvé ou de justes motifs de non-usage établis.


« Art. L. 716-2-4.-Est irrecevable :
« 1° La demande en nullité fondée sur une marque antérieure lorsque le titulaire de la marque antérieure enregistrée n'établit pas, sur requête du titulaire de la marque postérieure, qu'à la date du dépôt ou à la date de priorité de cette marque postérieure, la marque antérieure, susceptible d'être annulée sur le fondement des 2°, 3° et 4° de l'article L. 711-2, avait acquis un caractère distinctif ;
« 2° La demande en nullité fondée sur le b du 1° du I de l'article L. 711-3 lorsque le titulaire de la marque antérieure enregistrée n'établit pas, sur requête du titulaire de la marque postérieure, qu'à la date du dépôt ou à la date de priorité de cette marque postérieure, la marque antérieure invoquée avait acquis un caractère suffisamment distinctif susceptible de justifier l'existence d'un risque de confusion dans l'esprit du public ;
« 3° La demande en nullité fondée sur le 2° du I de l'article L. 711-3 lorsque le titulaire de la marque antérieure enregistrée n'établit pas, sur requête du titulaire de la marque postérieure, qu'à la date du dépôt ou à la date de priorité de cette marque postérieure, la marque antérieure invoquée avait acquis une renommée au sens de cette disposition.


« Art. L. 716-2-5.-Est rejetée la demande en nullité introduite sur le fondement des 2°, 3° et 4° de l'article L. 711-2 lorsque le titulaire de la marque contestée peut établir que celle-ci avait acquis, par son usage, un caractère distinctif avant la date de la demande en nullité.


« Art. L. 716-2-6.-Sous réserve des articles L. 716-2-7 et L. 716-2-8, l'action ou la demande en nullité d'une marque n'est soumise à aucun délai de prescription.


« Art. L. 716-2-7.-L'action ou la demande en nullité introduite par le titulaire d'une marque notoirement connue au sens de l'article 6 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle se prescrit par cinq ans à compter de la date d'enregistrement, à moins que ce dernier n'ait été demandé de mauvaise foi.


« Art. L. 716-2-8.-Le titulaire d'un droit antérieur qui a toléré pendant une période de cinq années consécutives l'usage d'une marque postérieure enregistrée en connaissance de cet usage n'est plus recevable à demander la nullité de la marque postérieure sur le fondement de l'article L. 711-3, pour les produits ou les services pour lesquels l'usage de la marque a été toléré, à moins que l'enregistrement de celle-ci ait été demandé de mauvaise foi. » ;


8° Après l'article L. 716-2-8, il est créé une sous-section 3, intitulée : « Sous-section 3 : Déchéance de la marque », comprenant les articles L. 716-3 et L. 716-3-1 ;
9° L'article L. 716-3 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. L. 716-3.-Devant l'Institut national de la propriété industrielle, les demandes en déchéance de marque fondées sur les articles L. 714-5, L. 714-6, L. 715-5 et L. 715-10 sont introduites par toute personne physique ou morale. Devant les tribunaux de grande instance déterminés par voie réglementaire, elles sont introduites par toute personne intéressée.
« La demande en déchéance peut porter sur une partie ou sur la totalité des produits ou des services pour lesquels la marque contestée est enregistrée.
« Lorsque la demande ne porte que sur une partie des produits ou des services pour lesquels la marque est enregistrée, la déchéance ne s'étend qu'aux produits ou aux services concernés.
« L'usage sérieux de la marque commencé ou repris postérieurement à la période de cinq ans mentionnée au premier alinéa de l'article L. 714-5 ne fait pas obstacle à la déchéance si cet usage a débuté ou a repris dans un délai de trois mois précédant la demande de déchéance et après que le titulaire a appris que la demande en déchéance pourrait être présentée.
« La déchéance prend effet à la date de la demande ou, sur requête d'une partie, à la date à laquelle est survenu un motif de déchéance. Elle a un effet absolu. » ;


10° Après l'article L. 716-3, il est inséré un article L. 716-3-1 ainsi rédigé :


« Art. L. 716-3-1.-La preuve de l'exploitation incombe au titulaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être apportée par tous moyens. » ;


11° Après l'article L. 716-3-1, il est créé une section 2, intitulée : « Section 2 : Contentieux de la contrefaçon », comprenant les articles L. 716-4 à L. 716-4-11 ;
12° L'article L. 716-4 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. L. 716-4.-L'atteinte portée au droit du titulaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur. Constitue une atteinte aux droits attachés à la marque la violation des interdictions prévues aux articles L. 713-2 à L. 713-3-3 et au deuxième alinéa de l'article L. 713-4. » ;


13° Après l'article L. 716-4, sont insérés les articles L. 716-4-1 à L. 716-4-5 ainsi rédigés :


« Art. L. 716-4-1.-Les faits antérieurs à la publication de la demande d'enregistrement de la marque ne peuvent être considérés comme ayant porté atteinte aux droits qui y sont attachés.
« Cependant, pourront être constatés et poursuivis les faits postérieurs à la notification faite au présumé contrefacteur d'une copie de la demande d'enregistrement. Le tribunal saisi sursoit à statuer jusqu'à la publication de l'enregistrement.


« Art. L. 716-4-2.-L'action civile en contrefaçon est engagée par le titulaire de la marque ou par le licencié avec le consentement du titulaire, sauf stipulation contraire du contrat. Toutefois, le bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation peut agir en contrefaçon si, après mise en demeure, le titulaire n'exerce pas ce droit dans un délai raisonnable.
« La personne habilitée à faire usage d'une marque de garantie ou d'une marque collective ne peut engager une action en contrefaçon qu'avec le consentement du titulaire de celle-ci, sauf mention contraire du règlement d'usage.
« Le titulaire d'une marque de garantie ou d'une marque collective peut demander, au nom des personnes habilitées à utiliser la marque, réparation du préjudice subi par celles-ci du fait de l'usage non autorisé de la marque.
« Toute partie à un contrat de licence est recevable à intervenir dans l'instance en contrefaçon engagée par une autre partie afin d'obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre.
« Toute personne habilitée à utiliser une marque de garantie ou une marque collective est recevable à intervenir dans l'instance en contrefaçon engagée par le titulaire afin d'obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre.
« L'action en contrefaçon se prescrit par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître le dernier fait lui permettant de l'exercer.


« Art. L. 716-4-3.-Est irrecevable toute action en contrefaçon lorsque, sur requête du défendeur, le titulaire de la marque ne peut rapporter la preuve :
« 1° Que la marque a fait l'objet, pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et qui sont invoqués à l'appui de la demande, d'un usage sérieux au cours des cinq années précédant la date à laquelle la demande en contrefaçon a été formée, dans les conditions prévues à l'article L. 714-5 ;
« 2° Ou qu'il existait de justes motifs pour son non-usage.


« Art. L. 716-4-4.-Est irrecevable toute action engagée conformément au règlement (UE) 608/2013 du 12 juin 2013 par le titulaire de la marque sur le fondement des dispositions de l'article L. 713-3-2 si, au cours de la procédure visant à déterminer s'il été porté atteinte à la marque enregistrée, le déclarant ou le détenteur des produits apporte la preuve que le titulaire de la marque enregistrée n'a pas le droit d'interdire la mise sur le marché des produits dans le pays de destination finale.


« Art. L. 716-4-5.-Est irrecevable toute action en contrefaçon introduite par le titulaire d'une marque antérieure à l'encontre d'une marque postérieure :
« 1° Lorsque le titulaire de la marque antérieure a toléré pendant une période de cinq années consécutives l'usage de la marque postérieure en connaissance de cet usage et pour les produits ou les services pour lesquels l'usage a été toléré, à moins que son dépôt n'ait été effectué de mauvaise foi ;
« 2° Lorsque, sur requête du titulaire de la marque postérieure, le demandeur à l'action en contrefaçon sur le fondement d'une marque antérieure ne rapporte pas les preuves exigées, selon les cas, par l'article L. 716-2-3 ou par l'article L. 716-2-4. » ;


14° Les articles L. 716-6, L. 716-7, L. 716-7-1 A, L. 716-7-1, L. 716-14 et L. 716-15 deviennent respectivement les articles L. 716-4-6, L. 716-4-7, L. 716-4-8, L. 716-4-9, L. 716-4-10 et L. 716-4-11 ;
15° Au nouvel article L. 716-4-8, la référence : « L. 716-7 » est remplacée par la référence : « L. 716-4-7 » ;
16° Après l'article L. 716-4-11, il est créé une section 3, intitulée : « Section 3 : Règles de compétence », comprenant les articles L. 716-5 et L. 716-6 ;
17° L'article L. 716-5 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. L. 716-5.-I.-Ne peuvent être formées que devant l'Institut national de la propriété industrielle :
« 1° Les demandes en nullité exclusivement fondées sur un ou plusieurs des motifs énumérés à l'article L. 711-2, aux 1° à 5°, 9° et 10° du I de l'article L. 711-3, au III du même article ainsi qu'aux articles L. 715-4 et L. 715-9 ;
« 2° Les demandes en déchéance fondées sur les articles L. 714-5, L. 714-6, L. 715-5 et L. 715-10.
« II.-Les autres actions civiles et les demandes relatives aux marques autres que celles mentionnées au I, y compris lorsqu'elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux de grande instance, déterminés par voie réglementaire.
« Les tribunaux mentionnés à l'alinéa précédent sont en outre exclusivement compétents dans les cas suivants :
« 1° Lorsque les demandes mentionnées aux 1° et 2° du I sont formées à titre principal ou reconventionnel par les parties de façon connexe à toute autre demande relevant de la compétence du tribunal et notamment à l'occasion d'une action introduite sur le fondement des articles L. 716-4, L. 716-4-6, L. 716-4-7 et L. 716-4-9 ou à l'occasion d'une action en concurrence déloyale ;
« 2° Lorsque les demandes mentionnées aux 1° et 2° du I sont formées alors que soit des mesures probatoires, soit des mesures provisoires ou conservatoires ordonnées afin de faire cesser une atteinte à un droit de marque sont en cours d'exécution avant l'engagement d'une action au fond.
« III.-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. » ;


18° Le nouvel article L. 716-6 est ainsi rédigé :


« Art. L. 716-6.-Les dispositions de l'article L. 716-5 ne font pas obstacle au recours à l'arbitrage, dans les conditions prévues aux articles 2059 et 2060 du code civil. »